摘 要:对申请人为了证明本申请满足专利法第二十六条第三款关于充分公开的规定而进行补充说明,以及提交补充证据的情形,本文通过例案分析,进一步探讨提交的补充证据是否合理,旨在提供审查过程中更符合客观实际的审查意见的相关参考。
关键词:充分公开;补充证据;本领域技术人员
前言
专利是一种通过对发明创造技术方案的公开,来换取在一段时间内的排他性使用的制度1。专利说明书充分公开,可以促进技术创新,推动社会进步。说明书充分公开是专利权人的义务,而权利要求书则确定专利权人的权利范围。说明书充分公开制度在世界范围内的专利法体系中都得到了明确规定,并且被时间证明对于推动科技进步是必要的也是有效的。
1、我国专利法中的相关规定
《中华人民共和国专利法》第26 条第 3 款规定,说明书应当对发明或者实用新型做出清楚、完整的说明,以所属技术领域的技术人员能够实现为准。《专利审查指南2010》第二部分第二章2.1.1-2.1.3节规定,说明书的内容应当清楚、完整,达到所属领域技术人员能够实现的程度2。
专利申请是否公开充分的判断,是专利有效性的重要判断标准,贯穿于专利申请授权、无效、诉讼的三个阶段,直接影响专利权是否成立。
审查员如果有合理的理由质疑专利申请没有充分公开其技术方案,有权要求申请人进行澄清。申请人承担证明该专利所记载技术方案充分公开的举证责任。
2、具体案例与分析
2.1、案例介绍
申请号为“ 201611019053 .3”,发明名称为“一种引导消费者健康摄入糖量的炖煮系统”的发明专利申请,通过一种可以检测食物含糖量的炖煮系统,同时录入使用者的血糖值、能够摄入的每日糖量上限,对使用者进食食物所含的糖量进行累计计算,将累计摄入的糖量值与能够摄入的糖量上限值进行比较,并且将比较结果显示出来。
2.2、审查过程。
审查员在通知书中指出,根据糖度仪的原理,光源射出一束光,通过棱镜上的液体,产生折射,再经过镜头组折射到刻度尺上。也就是说,光束与液体应当在棱镜的同侧,而非两侧,这样才能在刻度尺上显示液体的折射率。但是本申请公开的糖度仪中,光源与待测液体分别处于棱镜的两侧,这样是无法检测到待测液体折射率的。即使液体中有物体能够反射光源射出的光线,但是糖度计的光源需要一束集中的光线,漫反射的光线无法形成可靠光源,仅依靠漫反射的光线无法检测折射率。因此,本申请公开的糖度计无法测量汤的折射率,不能得到炖品的糖度。
在申请人答复的意见陈述中,认为光源发出的光线会分成两路:在棱镜和被测介质接触面上,分成两束光线,一束发生全反射,一束发生折射。全反射光线被棱镜传感器接收形成明场,折射光线无法被传感器接收形成暗场。通过明暗场接线,得到被测介质的临界角进一步计算被测介质的折光指数。
但是,经过审查员分析,申请人的陈述理由存在以下问题。
被测介质是具有一定糖度的溶液。已知水的折射率为1.33,溶液浓度越大折射率越大,而棱镜的材质为玻璃,由于原始申请文件并没有对棱镜的折射率进行特殊记载,在此认为本申请的棱镜为一般棱镜,而一般棱镜折射率为1.5。经过烹饪的汤的浓度受多个因素影响, 因此溶液可能会因为浓度高而具有比棱镜折射率更大的折射率,这样光线在从棱镜进入溶液时就无法产生全反射。其次,如果能够发生全反射,是因为光线在从棱镜进入溶液时的入射角大于溶液的临界角,而不一定就是恰好等于临界角,即无法保证入射角恰好等于临界角,也就无法通过CCD传感器计算临界角。因此该技术方案无法实现计算溶液糖度的目的。
3、证明说明书是否公开充分的常见方式
当申请人收到审查员的通知书,指出本申请公开不充分时,由于专利法第33条的规定,申请人对于说明书的修改不能超出原始申请文件记载的范围。因此,申请人答复审查意见通知书时,不能在说明书中补入原本没有记载的、也无法从原始申请文件中直接地、毫无意义确定的内容,常见的一个答复策略是陈述原说明书中被指出公开不充分的技术特征为公知常识3。
例如上面举的例子中,申请人答复时认为本申请的技术方案是充分公开的,原因是该技术方案利用了光学原理,可实现测量汤折射率的目的。
在答复时,申请人通常会提供正规出版物等材料进行证明。如果申请人在意见陈述中证明了某技术手段为所属领域的公知常识,则说明本领域技术人员知晓该技术,进而能够实现本申请所述的技术方案,即本申请所述的技术方案公开充分。
3.1公知常识的类型划分
《专利审查指南2010》第二部分第四章3.2.1.1节提到:“所述区别特征为公知常识,例如,本领域中解决该重新确定的技术问题的惯用手段,或教科书或者工具书等中披露的解决该重新确定的技术问题的技术手段。”2
笔者认为公知常识大致上可分为三类:
众所周知的事实——例如树上的苹果会受到重力的作用而向下掉落。该种公知常识因为属于公理性的知识,常常不需要通过提交材料证明。
本领域普通技术知识、教科书或者工具书等中披露的解决该技术问题的技术手段——本领域中解决该技术问题的惯用技术手段,是指本领域技术人员所熟知的惯例的用来解决该技术问题的技术方法。
除此之外,随着科技的发展迭代、快速更新,一些领域的公知常识很可能没有被及时记载在教科书、工具书等材料中,但是在该领域已经属于常识性的知识,也应当认可为公知常识。
3.2公知常识的证据分析
3.2.1教科书、工具书等证据
如果申请人在意见陈述中进行分析说明,认为某技术手段是所属领域技术人员可根据公知常识认定的,一般应当是指该技术特征本身是公知常识,即该技术特征就是公知常识的本身含义。这样本领域技术人员不需要通过付出其他劳动,即可实现申请专利所记载的技术方案,则可认为本申请所记载的技术方案公开充分。
可以作为此类证据提交的材料包括审查指南中提及的情况:教科书、工具书、技术手册等披露的可以解决该重新确定的技术问题的技术手段。同时,由国家、行业或地方主管部门发布的标准等,由于同样应当为本领域技术人员所知晓的内容的理由,同样可以作为证明公知常识的技术材料。
3.2.2其他现有技术证据
当申请人找不到直接证据证明某一技术特征属于公知常识的情况下,可能会提交一份或多份的现有技术,如期刊、文献等。这些材料并不能直接证明某一技术手段是公知常识,但是这些现有技术的证据作为主动举证的相关证明材料,能够起到增强说服力的效果。
3.3补充的公知常识证据分析
在专利申请的技术方案是否公开充分过的技术问题中,公知常识是一个经常被提到的概念。通过以上所列的过程,审查员可进一步判断申请人所提的证据是否能够证明其属于公知常识。然而进一步地,仅仅能够证明该技术特征属于公知常识是不够的,还应当考察该特征在本申请的技术方案所提到的结构或方法中,是否能够合理应用,达到相应的技术效果。
以本文第二节的案例为例,申请人在意见陈述中,提到的物理学定律确实为公知常识,也是本领域技术人员所应当知晓的。常规糖度仪的确是利用该定律对液体的糖度进行分析检测。
申请人的意见陈述意图通过物理学知识来证明本申请的技术方案是可以实现的:光线从一种介质进入另一种介质时,传播方向会发生改变,从而使光线在不同介质的交界处发生偏折。然而虽然这些涉及到的物理学定律都是属于公知的定理,却受到应用环境(炖汤的浓度)和应用结构(本申请糖度仪的特殊结构)的影响。
因此,具体地结合本申请的情况分析,申请人补充解释的公知常识并不能证明本申请的技术方案充分公开。
4、总结
从以上分析可知,在判断申请专利的技术方案是否公开充分,判断申请人提交的证明材料是否符合《专利法》第二十六条第三款规定的时候,需要站位“本领域技术人员”,根据申请人补充的证明材料的出处、内容、获取方式难易程度等方面进一步分析,然后再结合该公知常识在具体的专利申请技术方案中的应用环境,得出正确结论。
参考文献:
[1]贺喜. 论我国专利充分公开制度中的证据问题[D].重庆大学.2018
[2]中华人民共和国国家知识产权局.专利审查指南2010[M].北京:知识产权出版社,131-132、172.
[3]张超磊,等.关于公开不充分、实用性和创造性适用的探讨[J].河南科技,2019(3)