谢晓琦 张静（等同第一作者）
国家知识产权局专利局专利审查协作湖北中心 430000
摘 要：本文通过两个典型案例的分析，指出审查员在面对从属权利要求的创造性问题时，应当基于从属权利要求限定出的保护范围，重新考虑最接近的现有技术的适用性，避免独立权利要求记载的特征与从属权利要求附加技术特征间的割裂，客观、公正地判断从属权利要求是否具备创造性。
关键词：专利法第二十二条 创造性 从属权利要求
一、引言
作为我国专利法立法宗旨的反应，三性审查是发明实质审查工作的主线。创造性的判断尤其为重点，也是工作中的难点。根据《专利审查指南》的规定，判断要求保护的发明相对于现有技术是否显而易见，通常可按照以下三个步骤进行：（1）确定最接近的现有技术；（2）确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题；（3）判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。
独立权利要求概括了一个大的保护范围。从属权利要求引用独立权利要求，通过附加技术特征进一步缩小权利要求的保护范围。审查员在采用最接近的现有技术评述独立权利要求的创造性后，往往会对从属权利要求中的附加技术特征进行针对性的检索，寻找披露相关技术手段的另一份对比文件。
从属权利要求请求保护的技术方案的实际保护范围，应当包括独立权利要求的技术特征和从属权利要求的附加技术特征。由于上述两部分技术特征分布在多个权利要求中，视觉上技术方案被“割裂”了。审查员在评述时，容易出现两种类型的问题：一种是没有考虑最接近的现有技术是否仍然适用于从属权利要求的方案，另一种则是忽略了独立权利要求与从属权利要求之间的整体性与关联性。针对上述两种问题，笔者结合案例分析，讨论如何评述专利申请中从属权利要求的创造性。
二、案例分析
【案例一】一种垃圾清理方法和装置
权利要求:
1. 一种垃圾清理方法，其特征在于，应用于电子设备中，所述方法包括：
获取所述电子设备的待清理垃圾文件中设有检出条件的文件；
判断所述设有检出条件的文件当前是否满足所述检出条件；
如果满足，则将所述设有检出条件的文件作为当前需要清理的垃圾文件，展示到垃圾清理界面。
2. 根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述检出条件包括：
电子设备中当前生成所述设有检出条件的文件的客户端已被卸载。
对比文件1：
一种自动清理软件安装包文件的方法，在清理软件安装包时，判断包名相同的软件安装包文件的版本，保留版本最新的软件安装包文件，方便用户在有需要的时候再次使用，无需重新下载。
对比文件2：
当接收到用户的删除命令时，确定将删除的目录对应的应用程序是否被卸载。当应用程序未被卸载时，提示用户删除该目录会影响应用程序的正常运行。
该发明在将待清理垃圾文件展示给用户之前，通过检出条件对文件进行再次判断，有效避免了现有技术中，由于用户不清楚清理风险而将展示出的待清理垃圾文件直接删除后，导致设备使用异常的问题。对比文件1公开了一种自动清理软件安装包文件的方法，安装包的版本相当于权利要求1中的“检出条件”，可以以对比文件1评述权利要求1的创造性。
由于对比文件1没有公开权利要求2进一步限定的以生成该文件的应用是否被卸载为检出条件。
审查员针对该部分特征，采用关键词“删除，程序，卸载”进行检索。检索到的对比文件2公开了删除文件时判断对应的应用程序是否被卸载。
虽然对比文件2公开了区别特征，但是重新审视对比文件1会发现，对比文件1并不适合与对比文件2结合评述权利要求2。原因在于：对比文件1保留最新的安装包，使得用户不需要重新下载就可以“重新安装”，隐含了该方案的应用环境是应用已经被卸载。对比文件1执行的“保留被卸载的应用程序最新的安装包”与权利要求2限定的“删除已卸载的应用对应的文件”相矛盾。此时，仍然以对比文件1作为最接近的现有技术，结合对比文件2评述权利要求2的创造性，是不恰当的。
【案例二】
权利要求：一种图片配制方法
1. 一种图片配置方法，包括：
接收用户对图片的选定，以及由用户输入对所述图片添加的标签信息；
将所述选定的图片以及对应添加的标签信息上传到所述服务器保存。
2. 如权利要求1所述的图片配置方法，其特征在于，在后续搜索中通过所述标签信息检索所述图片。
对比文件1：
在图像存储时，客户计算机通过登录图像数据库系统，选择图像，添加图像相关的附加信息。
对比文件2：
用户选择图像，对图像标注正负反馈。根据正、负反馈图像修正训练样本集合，并最终得到新的图像分类标签。利用修正后的标签进行检索。
该发明中，用户为图片添加标签信息，实现基于添加了标签信息的图片搜索，使得使用搜索引擎的用户获取更准确的图片资源。对比文件1中用户为图片添加的附加信息，相当于权利要求1中的“标签信息”。可以基于对比文件1评述权利要求1的创造性。
权利要求2的附加技术特征构成了其相对于对比文件1进一步的区别特征。进一步检索得到对比文件2。对比文件2披露了通过标签检索图像。那么对比文件2能否与对比文件1结合评述权利要求2的创造性呢？
倘若仅考虑权利要求2的附加技术特征，忽略了权利要求1与权利要求2之间的整体性与关联性，可能会错误地认定对比文件1与对比文件2存在结合启示！权利要求2请求保护的技术方案中的“标签信息”，由权利要求2附加技术特征限定为“用于图片搜索的”。与此同时，权利要求1的技术特征也对“标签信息”有所限定。“标签信息”在权利要求1中被限定为是“用户输入的”。虽然对比文件2公开了“用于图片搜索的”的标签，但是并未公开“用户输入的”标签。对比文件2中用户上传的是检索结果是否相关的正负反馈，标签则是由系统基于正负反馈自动生成的。因此，对比文件2并未公开由用户输入且用于图片搜索的标签。在对比文件1的基础上结合对比文件2，仍然无法评述权利要求2的创造性。
三、结论
笔者通过两个典型案例，对从属权利要求创造性评述时可能遇到的问题，进行了分析和总结。可以发现，在对从属权利要求进行创造性判定时，应当基于从属权利要求限定出的保护范围，重新考虑最接近的现有技术的适用性，避免独立权利要求记载的特征与从属权利要求附加技术特征间的割裂，造成错误的审查意见。
参考文献
[1] 中华人民共和国国家知识产权局.专利审查指南2010[M].北京：知识产权出版社,243-253.
[2] 范继晨.“漫谈从属权利要求的作用”.中国发明与专利，2015（12）：101-103.
[3] 黄毅灵等.“论评述创造性时对比文件的选取和结合启示”.中国发明与专利，2015（11）：97-99.